Startup: chi detiene i diritti di proprietà intellettuale?

Gli investitori e i possibili acquirenti di una società vogliono conoscere la titolarità o meno in capo alla società dei diritti di proprietà intellettuale utilizzati nel corso dell’attività aziendale di quest’ultima.

La domanda è importante per una serie di motivi. Innanzitutto, la titolarità dei prodotti del lavoro è cruciale per la maggior parte delle società. Una società deve possedere o avere una licenza per l’attività svolta, i prodotti utilizzati, i prodotti venduti e quelli che vengono distribuiti, altrimenti potrebbe potenzialmente violare i diritti di proprietà intellettuale un altro soggetto.

La violazione dei diritti di proprietà intellettuale di un soggetto terzo può dare potenzialmente origine a costose controversie che spesso comportano l’obbligo per la società che ha violato i diritti di pagare i danni cagionati alla controparte, l’obbligo di modificare i propri prodotti o le proprie procedure oppure l’obbligo di concludere costosi contratti di licenza con il terzo titolare dei diritti.

Il mancato rispetto dei diritti di proprietà intellettuale può anche pregiudicare il valore intrinseco della società stessa e del suo patrimonio.

Una comune convinzione errata è che, se una persona lavora per una società, la società è proprietaria del prodotto del lavoro di questa persona. La situazione in realtà è piu’ complessa.

Salvo accordo contrario, in via generale la società e’ automaticamente titolare dei diritti di proprietà intellettuale su qualsiasi cosa venga prodotta dai suoi dipendenti (a differenza di quanto accade per i consulenti) nel corso del rapporto di lavoro.

Tuttavia, ci sono determinate situazioni in cui il lavoro non viene svolto dai dipendenti della società.
Ad esempio, nella fase di avviamento di una società, molto spesso l’attività della stessa viene iniziata prima che venga posta in essere la struttura societaria definitiva, quindi coloro che svolgono il lavoro in questa fase potrebbero non essere dipendenti della società. Inoltre, numerosi sono i soggetti di cui la società si può avvalere nel corso di un progetto, e molti sono coloro che contribuiscono allo stesso in qualità di consulenti o in modo saltuario. In tal caso, quando un consulente crea un’opera (a differenza di quanto accade per il dipendente), questi solitamente conserva i diritti di proprietà intellettuale sull’opera in questione a meno che non vi sia un previo accordo in vigore che stabilisca il contrario.

È pertanto necessario capire come prima cosa chi ha prestato l’attività lavorativa per la realizzazione dei prodotti e dei beni che si considerano di proprietà della società o necessari per la medesima; va poi analizzato se tale soggetto, al momento in cui ha prestato la propria attività, era dipendente della società o meno.

1) Titolarità dei diritti di proprietà intellettuale: situazioni problematiche

Le situazioni che possono generare problemi sono le seguenti:

• I fondatori della società iniziano l’attività prima che la società stessa sia ufficialmente costituita;
• Un soggetto ha lavorato su un progetto della società ma non è mai stato dipendente della stessa;
• Un soggetto ha lavorato sui prodotti della società ma a quel tempo era dipendente di un soggetto terzo;
• Quando vengono impiegati consulenti per portare a termine un progetto;
• Quando vengono utilizzati software “open source”.

Nel caso in cui un soggetto terzo detenga dei diritti di proprietà intellettuale in quelli che sono considerati i prodotti della società, anche se tale soggetto è poi divenuto dipendente della società, e’ necessario che tali diritti vengano da questi ceduti alla società medesima.

Per atto di cessione si intende un documento scritto avente valore legale. È necessario che in tale documento venga descritto con esattezza quali sono i diritti di proprietà intellettuale oggetto della cessione. Pertanto, una volta creato tale documento, tutti i diritti o beni in esso indicato saranno di proprietà della società.

L’atto di cessione parrebbe una mera formalità. Ad esempio, nel caso in cui i fondatori di una società abbiano iniziato a lavorare sui prodotti della società medesima prima di divenire dipendenti della stessa, è improbabile che gli stessi abbiano problemi nel trasferire i propri diritti di proprietà intellettuale alla società. Tuttavia, vi sono situazioni piu’ problematiche, come il caso in cui un soggetto, un tempo coinvolto nei lavori di un’azienda ma che non è mai stato dipendente della stessa, decida di avviare un’attività simile o voglia un corrispettivo per la cessione alla società dei propri diritti di proprietà intellettuale.

In alcuni casi inoltre potrebbe non essere possibile negoziare una cessione in termini accettabili. Se ciò accade, la società avrà bisogno di ottenere una licenza per poter utilizzare i prodotti che questa non possiede, o dovrà smettere di utilizzarli. Ancora, la licenza dovrà specificare dettagliatamente i beni o materiali coperti da licenza e dovrà consentire alla società di utilizzare i materiali concessi in licenza come necessario. Alle volte, la licenza potrebbe però essere troppo costosa o non sufficientemente ampia.

Nel caso in cui un soggetto terzo detenga dei diritti di proprietà intellettuale su prodotti o materiali necessari all’attività della società e questa non è in grado di ottenere il trasferimento o la cessione di tali diritti, potrebbe essere costretta a sviluppare nuovamente i prodotti necessari per portare avanti il business che non sono in suo possesso. Ciò e’ facilmente realizzabile nel caso di una parte di codice di un software, ma risulta molto piu’ problematico quando si tratta di altri beni o prodotti.

Tuttavia, l’importante in questi casi è risolvere la questione in modo tale da evitare l’insorgenza di costose dispute che potrebbero creare problemi nella gestione dell’attività o nell’attirare potenziali investitori e acquirenti.

Il modo piu’ idoneo per evitare l’insorgenza di problemi in materia consiste nell’accertarsi che coloro che lavorano per la società siano dipendenti della stessa (e in tal caso andrebbe inserita nel contratto di lavoro una clausola in materia di proprietà intellettuale), oppure, nel caso di consulenti esteri, che i relativi contratti di consulenza o altri accordi stabiliscano espressamente che i diritti di proprietà intellettuale relativi ai lavori effettuati per la società da tali soggetti appartengono a quest’ultima.